La facultad del titular de una marca registrada de prohibir a terceros su uso no autorizado
Resumen rápido: El ius prohibendi es la facultad que el registro de una marca confiere a su titular para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de un signo idéntico o similar a la marca en relación con productos o servicios idénticos o similares, cuando exista riesgo de confusión, o de un signo idéntico o similar a una marca renombrada aunque los productos o servicios sean distintos.
Definición flash: Facultad del titular de una marca registrada de prohibir a terceros su uso no autorizado en el tráfico económico (art. 34 Ley de Marcas).
Etiqueta lingüística
«Ius prohibendi» -en latín, «derecho de prohibir»- es la expresión doctrinal con la que se designa la vertiente negativa del derecho de marca: frente al «ius utendi», la facultad positiva de usar la propia marca, el ius prohibendi es la facultad de impedir que otros usen signos que puedan confundirse con ella o aprovecharse de su prestigio.
Definición técnica
El artículo 34.1 de la Ley 17/2001, de Marcas, dispone que el registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma. El artículo 34.2 desarrolla el contenido de ese derecho exclusivo en su vertiente prohibitiva: el titular de la marca registrada está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos, cuando exista riesgo de confusión por identidad o semejanza entre signos y productos o servicios, o -tratándose de marcas renombradas- cuando el uso pudiera aprovecharse indebidamente de su carácter distintivo o renombre, o perjudicarlo, con independencia de la similitud de productos o servicios.
Aplicación práctica
En la práctica, el ius prohibendi es el fundamento de las acciones civiles y de las medidas cautelares contra infracciones marcarias: el titular puede exigir el cese del uso del signo infractor, la retirada de productos del mercado, y la indemnización de los daños y perjuicios causados. Su ejercicio exige, en la mayoría de los supuestos, acreditar el riesgo de confusión entre los signos y los productos o servicios en conflicto, salvo en los casos de identidad plena entre signo y marca para productos idénticos, donde el riesgo se presume.
Contexto legal en España
El ius prohibendi se regula en el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que traspuso al ordenamiento español la Directiva (UE) 2015/2436.
Normas clave a tener en cuenta
Qué no es / diferencias clave
- Ius utendi
- El ius utendi es la facultad positiva de usar la propia marca registrada en el tráfico económico; el ius prohibendi es la facultad negativa de impedir que terceros usen signos idénticos o similares sin autorización, ambas vertientes del mismo derecho exclusivo del artículo 34 de la Ley de Marcas.
- Acción de competencia desleal
- El ius prohibendi se ejerce en defensa del derecho exclusivo sobre la marca registrada; la acción de competencia desleal protege frente a conductas contrarias a la buena fe en el mercado con independencia de que exista o no un registro marcario, y puede ejercitarse de forma complementaria.
Términos relacionados
Dato de autoridad
El artículo 34.2 de la Ley de Marcas faculta al titular de la marca registrada para «prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo» en los supuestos que el propio precepto detalla.
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Preguntas frecuentes sobre ius prohibendi
¿Qué es el ius prohibendi en materia de marcas?
La facultad del titular de una marca registrada de prohibir a terceros el uso no autorizado, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares, conforme al artículo 34 de la Ley de Marcas.
¿Necesita el titular demostrar riesgo de confusión para ejercer esta facultad?
Con carácter general sí, salvo cuando el signo y los productos o servicios son idénticos a los de la marca registrada, supuesto en el que el riesgo de confusión se presume.
¿Protege el ius prohibendi frente a usos en productos totalmente distintos?
Sí, cuando se trata de una marca renombrada y el uso del signo posterior pudiera aprovecharse indebidamente de su carácter distintivo o renombre, o perjudicarlo, con independencia de la similitud de productos o servicios.
Autoría y revisión editorial
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