Quien recibe por contrato el derecho a usar una marca con exclusión de otros licenciatarios, y puede demandar por infracción si el titular no actúa
Resumen rápido: El licenciatario exclusivo es quien recibe del titular de una marca, mediante contrato de licencia, el derecho a utilizarla con exclusión de cualquier otro licenciatario. El artículo 48.6 de la Ley 17/2001, de Marcas, dispone que «cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho».
Definición flash: El titular de una licencia exclusiva de marca puede demandar por infracción si, requerido, el titular no actúa (art. 48.7 Ley de Marcas).
Etiqueta lingüística
«Exclusiva» se predica aquí frente a otros posibles licenciatarios, no necesariamente frente al propio titular: por defecto, el titular queda excluido de usar la marca durante la vigencia de una licencia exclusiva, salvo que se haya reservado expresamente ese derecho en el contrato -de ahí que el apartado 6 lo trate como una salvedad, no como la regla general-.
Definición técnica
El artículo 48.7 de la Ley de Marcas regula la legitimación del licenciatario para actuar frente a infracciones: como regla general, el licenciatario solo puede ejercer acciones por violación de marca con el consentimiento del titular; sin embargo, el titular de una licencia EXCLUSIVA puede ejercer esa acción por sí mismo cuando, habiendo requerido al titular de la marca, este no la haya ejercido. La ley remite en este punto al régimen del artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de Patentes. El apartado 8 añade, con independencia de lo anterior, que cualquier licenciatario -exclusivo o no- puede intervenir en el procedimiento por violación de marca entablado por el titular para obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.
Aplicación práctica
Si eres licenciatario exclusivo de una marca y detectas una infracción, requiere primero por escrito al titular para que ejercite la acción por violación de marca; solo si no actúa tras el requerimiento podrás ejercitarla tú mismo, conforme al artículo 48.7 de la Ley de Marcas. Revisa además el contrato de licencia: puede haber pactado condiciones adicionales sobre el ejercicio de estas acciones.
Contexto legal en España
El régimen del licenciatario exclusivo se recoge en el artículo 48 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que remite en cuanto a su legitimación procesal al artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de Patentes.
Normas clave a tener en cuenta
Qué no es / diferencias clave
- Derecho exclusivo de marca
- El DERECHO EXCLUSIVO DE MARCA (art. 34) corresponde al TITULAR registral de la marca; el LICENCIATARIO EXCLUSIVO (art. 48.6-7) es un tercero que recibe por contrato el uso exclusivo frente a otros licenciatarios, con legitimación procesal limitada y subordinada, salvo inacción del titular tras requerimiento.
Términos relacionados
Dato de autoridad
El artículo 48.7 de la Ley de Marcas condiciona la legitimación activa del licenciatario exclusivo para demandar por infracción a que, habiendo requerido al titular de la marca, este no haya ejercido por sí mismo la acción.
Preguntas frecuentes sobre licenciatario exclusivo
¿Puede el licenciatario exclusivo demandar por infracción de marca sin el consentimiento del titular?
Solo si, habiendo requerido al titular de la marca para que actúe, este no ejercita la acción por violación de marca, conforme al artículo 48.7 de la Ley de Marcas.
¿El titular de la marca puede seguir usándola si concede una licencia exclusiva?
Solo si se hubiera reservado expresamente ese derecho en el contrato de licencia; en caso contrario, la exclusividad se lo impide, según el artículo 48.6 de la Ley de Marcas.
Autoría y revisión editorial
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